Contrato de licencia de marca en Colombia

La diferencia entre licenciar y ceder define todo lo demás. En la licencia el titular conserva la marca y solo concede un permiso de uso, que puede ser exclusivo o no exclusivo, total o limitado a ciertos productos, canales o ciudades. En la cesión la marca cambia de dueño: el cedente pierde cualquier derecho sobre ella y el cesionario pasa a ser el nuevo titular ante la SIC. Elegir mal entre una y otra es uno de los errores más costosos al vender o expandir un negocio.

Un buen contrato de licencia debe precisar: la marca y su número de registro o de solicitud; los productos o servicios cubiertos; si la licencia es exclusiva o no; el territorio; la duración y las causales de terminación; la remuneración; los estándares de calidad y la facultad del titular de inspeccionar; quién defiende la marca frente a infractores; y qué pasa con el inventario y el uso de la marca cuando el contrato termina.

Las regalías no tienen una tarifa legal. Se pactan libremente: un porcentaje de las ventas netas, una suma fija periódica, un pago inicial más regalías, o mínimos garantizados. Conviene definir con precisión la base de cálculo, la periodicidad, los reportes de ventas que debe entregar el licenciatario y el derecho a auditarlos, porque es donde nacen la mayoría de los pleitos. Los pagos tienen además efectos tributarios que deben revisarse con un contador, sobre todo si una de las partes está en el exterior.

El control de calidad no es un detalle. Si el licenciatario ofrece productos de calidad inferior con tu marca, el que pierde reputación eres tú. Por eso el contrato debe fijar estándares, permitir inspecciones y dar al titular la posibilidad de terminar la licencia si se incumplen. El uso que hace el licenciatario, además, suele servir para demostrar el uso de la marca y evitar una cancelación por no uso.

La cesión de una marca puede hacerse por acto entre vivos o por sucesión, con o sin la empresa a la que pertenece, y también sobre marcas que aún están en trámite (art. 161). Debe constar por escrito y registrarse ante la SIC; cualquier interesado puede pedir ese registro. La SIC puede negarlo si la transferencia genera riesgo de confusión, por ejemplo cuando se cede una marca y el cedente conserva otras muy parecidas para los mismos productos.

Los derechos de autor y el software siguen reglas distintas, propias de la Ley 23 de 1982. La transferencia de derechos patrimoniales —reproducir, distribuir, comunicar, transformar— debe constar por escrito como condición de validez y queda limitada a las modalidades de explotación, al tiempo y al territorio pactados. Si el contrato no dice el tiempo, la transferencia se limita a cinco años; si no dice el territorio, al país donde se hizo (art. 183, modificado por el art. 30 de la Ley 1450 de 2011). Para que sea oponible a terceros debe inscribirse en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

En el software hecho por encargo o por un empleado, la ley presume que los derechos patrimoniales pasan al contratante o empleador, salvo pacto en contrario, pero solo en la medida necesaria para sus actividades habituales al momento de la creación, y únicamente si el contrato consta por escrito (art. 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el art. 28 de la Ley 1450 de 2011). Usos por fuera de ese giro necesitan autorización adicional. Los derechos morales —ser reconocido como autor, la integridad de la obra— siguen siempre en cabeza del autor.

La licencia de software, como la de marca, autoriza el uso sin transferir la titularidad: define número de usuarios o equipos, si permite modificar el código, si incluye el código fuente, soporte, actualizaciones y confidencialidad. Una cláusula que transfiera de forma general la producción futura del autor o lo obligue a no crear es inexistente según la ley, así que esos pactos deben redactarse con cuidado.